知产诉讼天龙八部 第六部：抗辩篇

作者：赵立辉 邓巍 何京 赵沁兰  

按：经常遇到做砸了的案件咨询，发现很多案件从开始方向就是错误的，再怎么努力都很难赢。大道根本，要懂得更底层的道理，科学尚未普及。从去年12月开始，植德IPer天马行空地开聊知产诉讼最重要的八个方面。今天是第六部，作为知识产权侵权诉讼的被告的迎战攻略。

作为诉讼的双方，原告往往是有备而来的，在这场法律对战中有着天然的先发优势，被告则是被动地踏上原告选定的主场，接了比武帖才研究对敌方案，不免逊敌一招。

但是，正如我们在第一部立案篇中所言，在知识产权侵权案件中，原告的举证责任很重，需要举证证明己方的权利基础，被告的侵权行为，还要做侵权比对，等等，招招相连，不能露出破绽，在每个项目上都打败敌人，才能获胜；而被告，则只要找到对方的一处软肋，便可一招制敌，结束战斗。

从这个意义上来说，被告有很多的机会可以瓦解原告的攻势。篇幅所限，本篇只重点从三个方面介绍被告可选的抗辩策略：

攻击原告的权利基础——釜底抽薪；

不侵权抗辩——见招拆招；

减免赔偿责任抗辩——金蝉脱壳。

一、攻击原告的权利基础——釜底抽薪

知识产权侵权案件中，原告的一切进攻，都建立在其享有的知识产权的基础之上。如能摧毁其权利基础，则原告的所有攻势随之瓦解，被告可全身而退。

被告可从以下方面打开原告权利基础的缺口：

1.权利来源——从根本上否定原告的权利基础

与物权类似，知识产权的取得也可以分为原始取得和继受取得。

一般而言，原始取得的权利基础较为扎实。不过我们依然可以从权属方面提出质疑，特别是涉及职务作品、职务发明、或是历史悠久的老字号的时候，如果实际创作者或发明者与单位之间就权属问题存在争议，或存在历史遗留问题，我们就可以提出挑战，从根本上否定原告的权利基础。

例如，在中国科学院某研究所被前员工罗某起诉专利侵权案中，我们建议研究所另案提起专利权属案，最终成功收回涉案专利，法院裁定驳回罗某起诉。

罗某于1994年-2007年在研究所从事技术开发研究等工作，期间负责完成了离心雾化法制备锡合金粉技术的开发。离职后，罗某将该技术申请了专利，在2013年3月获得授权。罗某主张研究所在网络上转让的相关技术与罗某专利的技术内容相同，侵犯了罗某的专利权。

我们接受委托后，为当事人提供了三步走的法律行动方案。其中第二步，即为另案提起专利权属案，确认涉案专利属于职务发明，研究所应为专利的权利人。

最终，在权属案中，北京知识产权法院认定，涉案专利是罗某在研究所工作期间执行本单位任务，主要利用本单位的物资条件完成的技术成果，属职务发明创造，该技术成果的专利权应归研究所所有。北京高院二审维持原判。

不同于原始取得，继受取得的权利基础较为薄弱，我们至少可以从以下几个方面入手，挑战原告的权利基础：

一是授权链条的完整性。有时原告虽然看似取得了授权，但实际上授权链条并不完整，可能是没有原始权利人的许可，也可能是中间环节存在缺失。特别是授权链条较长的时候，原告的权利基础可说是非常脆弱，链条中任何一环存在瑕疵，都会导致原告丧失权利基础。

二是“一女多嫁”的情形。“一女多嫁”是指权利人重复对权利进行专有许可或转让的情形，高发于不强制要求登记的著作权转让和专有许可中，特别是热门的作品的授权许可。如果确有案外人也能够对同一作品主张相同的权利，被告不妨考察一下权利取得的先后顺序，一般而言，先到先得，如果原告取得权利在后，撤诉恐怕是原告最好的选择了。

三是权利许可的类型。原告获得的许可类型的差异，还会直接影响诉权的享有与行使。

以商标权及专利权的侵权案件为例，独占使用许可合同的被许可人可以独立提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，如果自行起诉则必须是在商标注册人不起诉的情况下；普通使用许可合同的被许可人必须经商标注册人明确授权，才可以提起诉讼。

因此，商标权及专利权侵权案件的被告首先应审查确认原告的权利来源，如原告是排他使用被许可人而没能与商标注册人共同起诉，或者只是未获起诉授权的普通使用被许可人等情况，则原告根本就不享有诉权，其起诉一击即破。

著作权案件中，权利来源的情形略有不同，但道理与商标权、专利权相通。

2.权利有效性——无效或撤销原告的知识产权，永绝后患

商标法和专利法中，都设计了对商标权及专利权提起无效宣告的制度。在商标权及专利权侵权诉讼中，被告可以审视原告的权利，检查其有无符合法定的无效条件的情形，如有，则可及时对原告权利提起无效宣告申请。一旦原告的商标权或专利权被宣告无效，则不但本次侵权诉讼可以鸣金收兵，还可永绝后患。

对于商标权，除提起无效宣告外还有一个常用的攻击权利有效性的手段，“撤三”，即注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该商标。商标专用权自其被公告撤销之日起终止，在此之前的商标专用权依然有效，因此，“撤三”在商标权诉讼中对原告的打击效果逊于无效宣告。不过，有时“撤三”在难度上要小于无效宣告。所以，采用哪件武器还是要视具体敌情而定，知彼知己，百战不殆。

3.权利客体——论证原告依据的权利客体不被保护

这一招用在著作权侵权案件中。

从权利客体入手，即主张原告所依据的权利客体根本不能作为著作权的客体， 亦即不构成著作权法上的作品。

例如，在最高院公报案例“宜家公司诉中天公司著作权纠纷案”中，原告主张的著作权客体是服装设计。服装设计是实用艺术作品，在著作权法上，实用艺术作品归属于美术作品的范畴而受到保护，而实用艺术作品要构成美术作品，必须符合“实用部分和艺术部分可分离”原则，因此，在司法实践中，服装设计被认定为著作权法上的美术作品的难度是非常大的。

在该案例中，法院即认定：“对于成衣本身的立体形状和造型设计而言，即使构成‘实用艺术作品’，而要构成‘美术作品’，还必须要求作品本身具有可以与功能独立出来的美感，而服装设计很难脱离产品功能。例如，缝制在衣服袖口的各种纽扣设计源自对欧洲古代军服的模仿，属于美感设计，但其仍然具有防止袖口磨损的功能。因此，在排除了服装设计中与功能有关的元素后，具有独创性的美感部分可谓所剩无几。”可见，法院认为服装设计不构成著作权法上的权利客体——作品，原告的整个主张也就失去了权利基础。

二、不侵权抗辩——见招拆招

被告的行为不构成侵犯原告的知识产权，是知产侵权诉讼中被告的主要抗辩理由。

不构成侵权的首要理由，当然就是我们不一样啦（专利权案件中，技术特征不相同也不等同；商标权案件中，俩标识不相同、不近似；著作权案件中，双方作品不相同、不相似）。除此之外，被告还有很多抗辩策略可选：

1.被诉侵权客体系有其他来源

“其他来源”抗辩，即被告找出证据证明我的东西另有渊源，和原告的东西没有关系，不是来自原告你家的，原告你不要疑人偷斧啦。

在专利权侵权案件中，被告可抗辩己方技术来源于现有技术，即在原告专利权申请日以前已为公众所知的技术。

在著作权侵权案件中，被告可抗辩己方作品取材于公知素材，即已经进入公有领域、不再受著作权法保护的作品、素材及事实。

例如，在陈喆诉余征等侵害著作权纠纷案中，原告就剧本«梅花烙»主张21个情节，就小说«梅花烙»主张17个情节；被告方举出黄梅戏《公主与皇帝》、小说《红楼梦》、《西厢记》等节选、《明清长篇世情小说妻妾斗争与“歇斯底里”特质》、电视剧《还君明珠》、《绝色双娇》、《换子成龙》、《情迷海上花》等大量证据材料，以证明原告主张的诸多情节属于公知素材；

就此问题，最终法院认定其中3个情节“弃女失神，养亲劝慰”、“纳妾”、“福晋询问弃女过往，誓要保护女儿” 属于公知素材，且在原告作品剧本«梅花烙»及小说«梅花烙»中，并未对此类情节进行显著的独创性设计及安排，无法推断原告剧本«梅花烙»及小说«梅花烙»为剧本«宫锁连城»相关情节的直接创作来源。

2.商标权：在先使用

实践中存在大量企业长期使用商标而未注册，结果被他人注册的情形，并且商标注册人还会来追究企业使用注册商标的行为，主张企业侵犯了其注册商标专用权。

这种情形下，企业即可抗辩在其在商标注册人申请商标注册前，已经先于商标注册人使用商标，根据《商标法》的相关规定，注册商标专用权人无权禁止其在原使用范围内继续使用该商标。

3.商标权：通用名称

商品的通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的名称，其中名称包括全称、简称、缩写、俗称。根据《商标法》的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称，商标权人无权禁止他人正当使用。因此，在商标权侵权案件中，只要能证明原告的商标是被告使用该商标的一类商品的通用名称，则被告使用商标的行为不构成侵权。

例如，在大宇公司诉盛大网络商标权侵权纠纷案中，大宇公司主张盛大网络运营网络在线游戏《盛大富翁》的行为侵犯了大宇公司对商标“大富翁”享有的注册商标专用权。被告盛大公司举出报纸报道、杂志文章、美国专利局对名为“大富翁”的盘式游戏装置授予专利权的资料、强手大富翁游戏棋、相关书籍等多组证据，以证明“大富翁”是一类游通用名称。

法院经审理认定：“大富翁”是一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的通用名称，原告不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称时的正当使用。最终法院据此驳回了原告大宇公司的诉讼请求。

三、减免赔偿责任抗辩——金蝉脱壳

在知识产权侵权案件中，即使被告的行为被认定构成侵权，被告还可以抗辩其符合法定不必承担赔偿责任的情形，或者应在原告诉请的基础上大幅降低赔偿额。

行为人之行为构成侵犯知识产权但不必承担责任的情形，在知识产权法律体系中并不鲜见，本篇重点介绍以下可减免被告赔偿责任的抗辩理由：

1.专利权：从“专利贡献率”入手

根据《专利法》的规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失，或侵权人因侵权所获得的利益确定。在专利权侵权中，原告通常按照被告产品的营业额乘以一定的利润率来主张赔偿数额，这种计算方法忽略了原告的专利权在实现产品利润中的贡献值。被告可以抗辩，正确计算权利人因被侵权所受到的实际损失及被告因侵权所获得的利益，包括法官酌定赔偿额，均应当考虑涉案专利技术在整个产品中的贡献率。在乘以专利贡献率以后，被告承担的赔偿责任通常将大幅下降。

2.商标权：从商标权人对注册商标的使用情况入手

根据《商标法》的规定，商标权人不能证明此前三年内实际使用过注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

据此，在商标权侵权案件中，被控侵权人可从商标权人对注册商标的使用情况入手，以原告未使用注册商标提出抗辩，而且此时举证责任落在原告身上，原告需要向法院提供证据以证明其在此前三年内实际使用过注册商标。实践中，很多注册商标是防御性商标，实际上商标权人并未使用过，则被控侵权人在此种情形下可免除赔偿责任。

3.著作权：运用“避风港原则”

“避风港原则”，即网络服务提供者在满足不知道也没有合理的理由应当知道服务对象提供的作品侵权，未从服务对象提供作品中直接获得经济利益，在接到权利人的侵权通知后删除权利人认为侵权的作品等条件的情况下，对其著作权侵权行为不承担赔偿责任。“避风港原则”是网络服务提供者在著作权侵权案件中经常用到的免责理由，此处不多赘述。

植德承办的每个知识产权案件，均围绕着“决战庭审”，经过『五梯次36步』的标准化案件流程办理，为作为被告的当事人选择最优的抗辩策略贯穿于每一个梯次，给当事人最好的建议和体验。

上文中介绍了知产侵权案件中的被告的抗辩策略。策略虽多，关键还要在临阵之际明辨敌我情势，打出最佳组合拳。更详细的损害赔偿情况分析，请听下回分解。