植德研究-植德观点

美国的商标撤销制度（cancellation）相当于综合了中国的商标无效宣告制度(invalidation)、商标撤销不使用(cancellation of non-use)和商标撤销通用名称制度（cancellation of generic name），并没有进一步区分。因此，cancellation在中国和美国具有不同的含义。

在美国，商标撤销是针对注册商标采取的法律行动，受理机构是Trademark Trial and Appeal Board (TTAB) ，该委员会并没有正式的中文名称，可译为商标审理与上诉委员会、商标评审及上诉委员会、商标审判及上诉委员会等，本文均以TTAB指代。另外，联邦法院也有权在商标民事诉讼中，除了就禁令、赔偿等问题作出判决外，还可以一并判决撤销商标注册。但是考虑到民事诉讼的巨大成本，绝大多数商标撤销法律行动都是在TTAB层面提出的。

一、提出撤销的主体资格（Standing）

在中国，基于绝对理由的无效宣告、撤销三年不使用和撤销通用名称不需要任何主体资格，只有基于相对理由的无效宣告才需要主体资格（证明在先权利被损害）。在美国，提出撤销必须证明主体资格（likely to be damaged by the registration），哪怕是针对撤销三年不使用也是如此。当然，美国的这个主体资格的标准是比较低的，一般都能满足。例如任何主体认为在先商标构成自己商标申请障碍的，就属于“likely to be damaged by the registration”，具备提出撤销的主体资格。

二、提出撤销的理由

商标撤销既可以针对主簿注册商标提出，也可以针对副簿注册商标提出，但是要求有所不同。

（一）针对主簿注册商标的撤销

类比中国和欧盟的绝对理由和相对理由制度，美国的商标撤销制度也存在五年的分界点。具体而言：

1、注册未满五年的商标

针对注册未满五年的商标，可以提出撤销的理由包括：

1)注册商标可能导致混淆。例如，撤销申请人在先在美国使用了相同或近似的已注册或未注册商标，在后注册商标可能导致混淆。有人可能会问，能否仿照中国的做法，只主张自己持有在先美国商标注册申请或者美国商标注册，参考中国商标法的在先申请原则，要求撤销注册商标。答案是理论上可以，实践中不可行。因为美国的商标法采用了使用主义，完全不同于中国的注册主义。如果撤销申请人仅仅以自己在先的美国商标注册申请或者美国商标注册为由提出撤销申请，不举证证明自己的商标使用事实，那么由于缺乏商标使用，自己的在先的美国商标申请就无法确权，在后的美国注册商标就可能丧失权利。这里涉及到的具体情形非常复杂，而且还涉及到就商标使用陈述不实导致的因欺诈(fraud)被撤销注册的问题，不一一展开。

2)仅仅是描述性的商标、表示产地的商标，或者仅仅是含有姓氏的商标；

3)虚假标识商品或服务来源的商标；

4)在提交基于实际使用的商标注册申请之前，没有在商业中善意使用商标；或者在提交基于使用意图的商标注册申请时，并没有真实的使用意图；

5)注册商标注册后，连续三年没有使用；

6)注册商标已经被放弃(abandoned), 不再使用；

7)注册商标是指定商品和服务的通用名称；

8)注册商标是通过欺诈（fraud）的方式获得注册的。USPTO对于欺诈的要求比较高，在商标申请文件中做出虚假陈述（包括重大虚假陈述）本身并不能直接成立欺诈，USPTO要求撤销申请人证明该虚假陈述主观上就是为了欺诈USPTO。但是美国法律体系中对于商标欺诈规定了一个刑事犯罪的后果，即如果成立欺诈，是可能承担刑事责任的，所以在任何商标行政纠纷案件中，一旦一方主张了欺诈，另外一方要特别小心，积极抗辩，如果情况确实与己不利，要积极和解，避免刑事后果。

9)注册商标可能造成在先知名商标(famous)的淡化。

2、注册已满五年的商标

针对注册已满五年的商标，可以提出撤销的理由包括：

1)注册商标是指定商品和服务的通用名称；

2)注册商标仅具有功能性特点(functional);

3)注册商标注册后，连续三年没有使用；

4)注册商标已经被放弃(abandoned), 不再使用；

5)注册商标是通过欺诈（fraud）的方式获得注册的。USPTO对于欺诈的要求比较高，在商标申请文件中做出虚假陈述（包括重大虚假陈述）本身并不能直接成立欺诈，USPTO要求撤销申请人证明该虚假陈述主观上就是为了欺诈USPTO。但是美国法律体系中对于商标欺诈规定了一个刑事犯罪的后果，即如果成立欺诈，是可能承担刑事责任的，所以在任何商标行政纠纷案件中，一旦一方主张了欺诈，另外一方要特别小心，积极抗辩，如果情况确实与己不利，要积极和解，避免刑事后果。

6)集体商标或证明商标获得注册违反了相关的规定；

7)注册商标包含不道德的、丑化的或欺骗性的内容；贬低生者或死者、机构、信仰或国家象征的商标；虚假地暗示与生者或死者、机构、信仰或国家象征有关的商标；由地理标志组成的商标，在与葡萄酒或烈酒一起使用时，指向商品原产地以外的其他地方；

8)注册商标包含美国的徽章，如国旗或国徽，或任何国家或外国的徽章；

9)注册商标含有未经在世者书面同意的他们的姓名、肖像或签名；

10)注册商标使用时，对商品和服务的来源做了虚假标识。

通过对比可以看出，注册不满五年和注册已满五年撤销理由的最大区别是，前者可以主张混淆和描述性，后者则不可以主张。

3、可能导致混淆的理解

“注册商标可能导致混淆”是针对注册未满五年的商标最常采用的撤销理由。其判断标准与商标侵权的判断标准相同，都是在个案中对于下述十三个条件进行判断，但是并不要求满足全部十三个条件才能撤销注册商标或者侵权成立：

1)双方商标在外观、呼叫、内涵和商业印象方面的整体相似性或不相似性的程度；

2)双方各自商品和服务的类似程度；

3)双方各自已经建立并且未来可能持续的商业渠道的相似性或不相似性的程度。如果一方的商业渠道非常确定且局限，是可以避免混淆认定的；

4)销售条件和销售对象，即冲动购买与谨慎、成熟的购买（即消费者的注意力程度）；

5)在先商标的知名度（销售额、广告、使用时间）；

6)在类似商品上使用的近似商标的数量和性质；

7)任何实际混淆的性质和程度；

8)在没有实际混淆证据的情况下同时使用的时间长短和条件；

9)商标使用或未使用的商品种类（主商标、系列商标、产品商标）；

10)商标注册人与在先商标使用人之间的过往历史，例如 (a) 一方仅同意注册或使用，(b) 存在旨在排除混淆的协议条款，对各方继续使用商标做出了限制，(c) 与相关商业有关的商标注册、商标申请、商誉的转移，或 (d) 可归因于在先商标使用人的维权怠慢和禁止反言，意味着缺乏足够混淆；

11)商标注册人在多大程度上有权禁止他人在其商品上使用其商标；

12)潜在混淆的程度，即是微小混淆还是严重混淆；以及

13)可证明商标实际使用效果的任何既定事实。

（二）针对副簿注册商标的撤销

虽然副簿商标没有异议程序，但是其注册后是可以提出撤销程序的。根据《兰哈姆法》的规定，针对副簿注册商标的撤销申请可以基于以下理由提出：

1)在副簿注册商标申请日以前，撤销申请人的相同或近似的商标已经知名（famous），副簿注册商标可能导致撤销申请的知名商标，因为显著性降低被淡化（dilution by blurring）或者因为受到贬损被淡化（dilution by tarnishment）。

2)其他理由。

由于法律本身仅仅泛泛的规定了“其他理由”，且美国作为普通法系通过遵循先例制度，对法律不断作出扩充或者缩小解释，事实上可以基于任何可能成立的理由提出针对副簿注册商标的撤销，而且不受五年的时间限制。

三、针对TTAB裁决的上诉

当事人如对TTAB作出的裁决不服，可向TTAB提出重新审理(Request for Rehearing)、复议（Reconsideration）或修改最终决定（Modification of Final Decision）的请求，或直接向法院起诉。基于美国独特的法律体系，对TTAB裁决的起诉有两种不同的方式，即向美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 上诉或在美国地区法院提起民事诉讼。[ 在美国法下，法院在民事诉讼中可以就商标的有效性等问题做出判决。在中国，商标注册有效性的争议只能先通过行政程序予以解决。] 在涉及到双方的程序中，一方当事人选择向CAFC提出上诉的，对方当事人在收到上诉通知后20天内，有权要求将案件移送美国地区法院审理该案。但是反过来则不允许，即一方当事人选择向美国地区法院提出民事诉讼的，另一方当事人无权要求将案件移送到CAFC审理。但是在单方程序中（即只有一方当事人的案件，TTAB此时作为被上诉人），单方程序的当事人上诉至CAFC的，TTAB无权要求将案件移送到美国地区法院审理。

CAFC上诉程序和美国地区法院民事诉讼程序存在明显的不同。前者时间更短，费用更低，但是不允许提交新证据，只能基于TTAB做出裁决所依赖的证据进行裁判，诉讼结果也仅仅是对于商标有效性的结论。美国地区法院民事诉讼程序则时间更长，费用更高，但是会“从头来”，即视为一个全新的案件进行审理，可以提交新证据，也可以增加诉讼理由，例如增加商标侵权指控，诉讼结果除了会对商标有效性做出裁决外，还可以作出禁令和判决败诉方赔偿。

专业领域

知识产权

相关律师

王亭入

合伙人 | 北京