按：甲公司状告乙公司使用的注册商标侵犯了甲公司的注册商标专用权。这个诉请成立吗？甲公司是不是必须、只能向商评委针对乙公司的注册商标提起商标无效？可以通过商标民事侵权诉讼解决吗？

案件事实

甲公司享有一枚注册商标A，乙公司享有一枚注册商标B，甲公司和乙公司属于同行业竞争者，A商标和B商标使用在同一类商品上，A商标和B商标均由三个汉字构成，且仅中间汉字不一样。A商标2005年注册，B商标2012年申请，2013年注册。

甲公司认为乙公司在同样的商品上使用与A商标近似的商标，且乙公司还摹仿甲公司的其他注册商标，申请了多枚近似的商标，使用的商品也与乙公司其他商标使用的商品一一对应。于是，甲公司认为乙公司侵犯了甲公司A商标的注册商标专用权。

甲公司向人民法院提起商标侵权之诉。

植德观点

本案具有一个十分显著的特点：被诉侵权的B商标是一枚注册时间超过5年的注册商标。

那么，使用注册商标是否构成商标侵权？是否可以提起商标侵权民事诉讼？

《商标法》第五十七条第二项规定：

“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的” 

根据该条的规定，乙公司未经甲公司的许可在同一种商品上使用了与甲公司A商标近似的商标，容易造成混淆，因此乙公司的行为符合该法律条款的规定，构成商标侵权。

但是，本案存在一个障碍：B商标是一枚注册商标，而且注册的时间已经超过了5年，针对B商标的这一特点应当如何进行法律适用呢？

诚然，最高人民法院规定了两个注册商标之间的冲突应当先行提交行政机关解决。但是，问题在于，如果行政机关仍然无法解决呢？商标权利人就救济无门了吗？

非也！

A商标不仅是一枚注册商标，还是一枚具有一定知名度和影响力的商标，即A商标有可能是一枚驰名商标。

对于驰名商标，《商标法》第十三条规定：

“为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”

(一)商标法保护未注册的驰名商标，则更应当保护注册的驰名商标

《商标法》第十三条第二款规定的字面意思是对未在中国注册的驰名商标给予相同或类似商品上的保护，基于法律规定的“举轻以明重”的原则，从目的解释的角度，对于未注册的驰名商标的保护应当弱于注册的驰名商标的保护，《商标法》既然对于未注册的驰名商标都予以相同或类似商品上的保护，那么对于在中国注册的驰名商标更应当给予相同或类似商品上保护。

举个例子：在前述案例的基础上，假如A商标不是一枚注册商标，则根据商标法第十三条第二款的规定，人民法院应当禁止B商标的使用。但是在前述案例中，A商标是一枚注册商标，法律对于躺在权利上睡觉的、没有注册商标的权利人都给予法律保护，那么对于积极维护自己商标权益、且申请了注册商标的权利人更应当给予法律保护。

(二)商标法保护已注册的驰名商标给予跨类保护，则更应当对已注册的驰名商标给予同类保护

《商标法》第十三条第三款规定的字面意思是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或者不相类似商品上的保护，同样地，基于法律规定的“举重以明轻”的原则，从目的解释的视角，对于与驰名商标近似的商标，法律禁止其在不相同或不相类似的商品上使用，那么对于极易造成混淆的相同或类似的商品，亦应当禁止使用。

举个例子：在前述案例的基础上，假如A商标与B商标使用的商品不相同也不类似，则根据商标法第十三条第三款的规定，人民法院应当禁止B商标的使用。但是在前述案例中，A商标与B商标使用在同一种商品上，相比于不相同也不类似的商品，近似的商标使用在相同或类似的商品上导致相关公众混淆的可能性更大。对于混淆可能性较小的商标法律都禁止使用，那么对于混淆可能性较大的商标法律更应当禁止其使用。

北京市高级人民法院作出的第（2020）京民终194号“爱慕股份有限公司与广东艾慕内衣有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”被评选为2020年度北京法院知识产权司法保护十大案例之五，该案是通过民事侵权程序规制注册商标对他人驰名商标恶意模仿注册的典型案例。

人民法院在类似案件中也认定：“商标法第十三条的保护包括对于注册驰名商标在相同或类似商品上的保护属于该条的应有之义。当被控侵权人使用的商标系经依法核准注册，并在其核定使用商品范围内规范进行的使用，此时属于典型的注册商标专用权之间产生的权利冲突。因上述法律和司法解释已明确规定了具体的禁止性规定，即使被控侵权人使用的为已获准注册的商标，但是由于驰名商标更宽的保护苏围和更强的保护力度，只要不超过商标法所规定的撤销期限及被控侵权人的注册商标申请时在先要求保护的商标已构成驰名，人民法院就可以据此解决不同注册商标之间的权利冲突问题，并根据案件情况认定是否驰名。”

可见，基于《商标法》第十三条的规定，在满足了一定条件的情况下，两个注册商标之间的冲突，并非必须先通过行政程序解决，也可以通过民事侵权诉讼解决。

因此，甲公司可以提起商标侵权民事诉讼。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称“《驰名商标司法解释》”）第十一条规定：

（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。”

《商标法》第四十五条第一款规定：

“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

根据《商标法》第十三条加之以上条款，本案需要满足的条件为：

(一)A商标在B商标注册的时候已经构成了驰名商标，至今仍然是驰名商标

甲公司需要提供十分充足的商标使用证据证明在B商标申请时，A商标已经具有极高的知名度和影响力，已经构成了驰名商标；由于商标的知名度是动态变化的，甲公司还需要证明在提起商标侵权诉讼之时，A商标仍然是驰名商标。

(二)乙公司注册B商标属于恶意注册

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十五条、《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第18.4条，可以看出，这些规定中列举的在认定“恶意注册”时应当考虑的这些因素，均指向诉争商标申请人知道或应当知道权利人的商标的存在。也就是说，《商标法》第四十五条第一款规定中的“恶意注册”的“恶意”，其含义是指明知权利人的商标的存在，而注册与权利人的商标相同或近似的商标。

第三，A商标是使用在甲公司核心产品上的商标，评价营收占比超过90%。

在满足以上两个条件的情况下，只需要满足商标法第五十七条规定的“商标近似+混淆”，即可认定商标侵权成立。

本案还需要解决的一个问题是：本案是否具备认定驰名商标的必要性？

我国的驰名商标认定原则是“按需认定”，在司法实践中，法院只有在审查了相关商标是否是驰名商标的前提下，才能做出判决的情况下，才会对相关商标是否是驰名商标做出认定。

《商标法》第十四条第四款明确规定违反《商标法》第十三条符合“按需认定”的原则，《驰名商标司法解释》同时明确了可以通过民事诉讼程序解决在后的注册商标侵犯在先驰名商标专用权的宗旨。

最高人民法院知识产权庭负责人就公布〈最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释〉答记者问中明确，此次公布的司法解释，对于注册商标与在先驰名商标的冲突人民法院可以判决禁止注册商标的使用，这是为了进一步加强对驰名商标的保护。“《商标法》第13条规定，对驰名商标的保护，一是禁止在相同或者类似商品上申请注册和使用复制、摹仿或者翻译他人驰名的未注册商标；二是禁止在不相同或者不相类似商品上申请注册、使用复制、摹仿或者翻译他人驰名的已注册商标。对于构成侵犯他人在先驰名商标的在后注册商标，人民法院给予驰名商标所有人禁止在后注册商标使用的民事救济，既符合《商标法》第13条关于‘禁止使用’的规定精神，符合驰名商标保护实际，也有利于加强驰名商标保护。”

在不相同或不类似的商品上利用驰名商标的显著性和声誉造成的损害，比在相同或近似的商品上利用驰名商标的显著性和声誉造成的损害要轻，这是显而易见的道理，如果《商标法》对较轻的损害都要加以制止，怎么可能对较重的损害加以放任呢？既然在不相同或不相类似商品上使用与驰名商标相同或近似的商标可以获得驰名商标的保护，那么在相同或类似的商品上使用与驰名商标相同或近似的商标更应当获得驰名商标的保护。

北京市高级人民法院在第（2017）京民终413号“兰西佳联迪尔油脂化工有限公司、约翰迪尔（丹东）石油化工有限公司等与约翰迪尔（中国）投资有限公司、迪尔公司侵害商标权纠纷案”中释明了同样的观点：

“虽然2001年商标法第十三条第二款及2013年商标法第十三条第三款规定的字面解释均是对在中国已经注册的驰名商标给予不相同或者不相类似商品上的保护，但是基于法律规定的‘举重以明轻’的原则，从目的解释的视角，显然与已经注册的驰名商标核定使用商品构成相同或者类似商标的近似商标，亦应当纳入到驰名商标保护的范畴中。”

可见，本案中，如果想要通过民事诉讼解决甲公司与乙公司之间的纠纷，就必须对A商标是否驰名作出认定，本案具有认定驰名商标的必要性。

小结：解决两个注册商标之间的冲突，向商标局提起商标无效不是唯一路径，还可以向人民法院提起商标侵权民事诉讼，在满足以上条件的情况下，在后的注册商标构成侵权，法院将判决禁止使用在后商标，并判决侵权方承担损害赔偿责任。